最高法院出现不同声音：“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性

编者按：2017年12月28日，最高法院改判江苏高院认定的“东风”OEM案不构成侵权，理由是，OEM并未实质性损害国内商标权人的利益。2018年3月28日，在厦门大学主办的“自贸区知识产权司法保护的热点难点问题”活动中，来自包括江苏高院的宋健、最高法院的王艳芳等法官激辩OEM中的贴标行为是否构成商标侵权问题，当然，他们谁也没有说服谁；2019年7月7日，银川“中国商标节”上，西南政法大学与中国人民大学的学生就OEM贴标行为到底是不是商标的使用行为也进行一场激辩，会后，王艳芳法官就OEM贴标行为发表主旨演讲，认为法院判定OEM不构成侵权行为符合当前的司法政策；2019年9月23日，由最高法院林广海、秦元明、马秀荣法官组成的合议庭认为，“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性，构成侵权。

附：相关OEM判例及观点

核心观点：

本田公司三个涉案注册商标【第314940号（上）、第1198975号（下左）、第503699号（下右）】

一审法院（德宏傣族景颇族自治州中院）：“HONDAKIT”与“HONDA”， 构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，侵权。理由：本田株式会社于1998年分别取得核定使用在第12类商品上的涉案三商标，其权利依法应受保护。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产和销售的涉案摩托车头罩、发动机盖、左右两边的风挡、铭牌上使用“HONDAKIT文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司辩称其行为系受美华公司授权的定牌加工行为，但其提交的通过认证的证据不能形成完整的证据链条，无法确认其行为系受美华公司授权的定牌加工行为并且从其提交的经认证的证据来看，美华公司的授权商标图样中的“HONDAKIT文字及图形商标并未突出“HONDA”的文字部分，缩小KIT”的文字部分，而是同一大小字体的文字及图形恒胜鑫泰公司恒胜集团公司所贴附的图样也与美华公司的授权不符。因此，依据商标法第五十七条“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；”之规定，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在本田株式会社取得系列注册商标商标权的相同和类似的商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，其明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，其行为已经构成侵犯本田株式会社注册商标专用权，依法应当立即停止其侵权行为。判赔人民币30万元。

二审观点（云南高院）：“HONDAKIT”为涉外定牌加工行为，不侵权。理由：恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”根据此定义，商标法在保护商标使用问题上的本意，是保护商标在商业活动中的识别性。以此含义推知，如果某种标识的使用不是在商业活动中用于识别商品的来源，自然不能满足商标法第五十七条第（二）项关于“使用”的前提性要求。考察本案情形，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸，不进入中国市场参与“商业活动”，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因而恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用，因此这并非商标法意义上的商标使用行为。

再审观点（最高法院）：“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性，侵权。理由：（1）商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。

商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。二审法院认定，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸，不进入中国市场参与“商业活动”，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因而恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用，因此这并非商标法意义上的商标使用行为。二审认定事实及适用法律均有错误，本院予以纠正。

（2）商标法第五十七条第二项规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：…（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看，商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件前述商标法规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。

本案中，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。如前所述，被诉侵权行为构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆。

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临着经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂，各国贸易政策冲突多变的形势，人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，强化知识产权创造、保护、运用，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境，大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。自改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决，也在不断变化和深化。归根结底，通过司法解决纠纷，在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则，这是必须加以澄清和强调的问题。

恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司主张，恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权，因此不构成侵权。对此，应予指出，商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由因此，二审法院认为“恒胜集团公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权”，适用法律错误，本院予以纠正。

判决：一、撤销云南省高级人民法院（2017）云民终800号民事判决；

二、维持云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院（2016）云31民初52号民事判决。

合议庭：林广海、秦元明、马秀荣

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2019）最高法民再138号

再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：本田技研工业株式会社（HondaMotorCo.，LTD.）。

住所地：日本国东京都港区南青山2丁目1-1。

法定代表人：仓石诚司，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：俞则刚，浙江和义观达律师事务所律师。

委托诉讼代理人：商双玲，浙江和义观达律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审上诉人）：重庆恒胜鑫泰贸易有限公司。

住所地：中华人民共和国重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道12号。

法定代表人：万迅，该公司董事长。

委托诉讼代理人：曹博，重庆百君律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审上诉人）：重庆恒胜集团有限公司。

住所地：中华人民共和国重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道12号。

法定代表人：万迅，该公司董事长。

委托诉讼代理人：曹博，重庆百君律师事务所律师。

再审申请人本田技研工业株式会社（以下称本田株式会社）因与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（以下简称恒胜鑫泰公司）、重庆恒胜集团有限公司（以下简称恒胜集团公司）侵害商标权纠纷一案，不服云南省高级人民法院（2017）云民终800号民事判决，向本院申请再审。本院于2018年9月14日作出（2018）最高法民申3143号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，开庭审理了本案。本田株式会社的委托诉讼代理人则刚、商双玲，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的委托诉讼代理人曹博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本田株式会社申请再审称，

（一）被诉侵权行为属于典型的商标侵权行为。1.涉案的220套摩托车散件（以下简称被诉侵权商品）的商标标识明显突出使用本田株式会社的“HONDA”商标，具有攀附商标声誉的意图，易造成相关公众的混淆与误认。2.第314940号、第1198975号、第503699号注册商标（以下简称涉案三商标）享有很高知名度。3.在先案例判定未规范使用授权商标标识的行为构成商标侵权。4.《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条、《出口商品商标管理》第八条均对外贸经营活动中使用“他人指定或者提供使用的商标”有规定。

（二）被诉侵权行为不应认定为涉外定牌加工。1.被诉侵权商品所使用的商标标识与境外授权商标标识并不一致。判断涉外商标使用行为是否构成“涉外定牌加工”，应以境外授权商标作为比照对象，被诉侵权商品“所使用的商标标识应与该境外授权商标标识完全一致”、应“属于该境外授权商标的核定使用商品类别（自用权范围内）”，即“双相同”，否则就不属于“涉外定牌加工”。被诉侵权商品上的商标标识与境外授权商标标识并不一致，并未获得合法授权，且未有合理解释。2.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司无法证明其事先获得了境外商标权利人的合法授权，也没有真实、规范、合理地使用境外授权商标，不属于涉外定牌加工。

（三）二审判决认定恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在被诉侵权商品上贴附商标标识的行为不属于《中华人民共和国商标法》（2013年修正，下简称商标法）意义上的使用，属适用法律错误。1.被诉侵权行为属于在商品、商品包装上使用商标标识、识别商品来源。2.被诉侵权商品上使用变形的缅甸商标标识，目的不再是贴附某一境外客户指定的图标，而是意欲误导消费者。3.相关公众有接触到被诉侵权商品的可能。（1）在国际贸易的环境下，相关公众包括生产线上的工人，被诉侵权商品标识的包装印刷工人、运输工人，码头开箱掏货的工人，海关查验关员。（2）国内消费者能通过互联网接触到已出口至境外的商品及标识。（3）大量的中国企业和个人出国旅游、经商，亦是相关公众。（4）涉案三商标具有很高的知名度，国内或境外的公众都有可能对被诉侵权商品来源混淆、误认。（5）在社会经济基础发生变化时，应对法律条文做出符合当下经济特征的解释。4.若出口货物上贴附商标标识的行为被认定为不属于商标法意义上的使用行为，则海关的知识产权边境保护制度将落空。5.已有在先判决明确表示出口行为属于商标使用行为。6.商标使用行为是一种客观行为，不因使用人的不同或处于不同的生产流通环节而作不同评价。

（四）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司未尽合理注意义务，有攀附本田株式会社商标声誉的目的，违背了“诚实信用原则”。1.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司恶意改变境外注册商标标识。2.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司与本田株式会社系同业经营者，明知本田株式会社的商标具有极高的知名度，未履行必要的注意与避让义务。3.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司未尽合理注意义务。4.恒胜集团公司试图申请“HONDAKIT”商标注册。

综上，请求本院撤销二审判决、维持一审判决；案件受理费由恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司承担。

恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提交意见称，

（一）两公司提交的证据已形成完整的证据链，证明两公司的行为属于定牌加工行为。1.恒胜集团公司接受缅甸美华公司MEIHUA COMPANY LIMITED）（以下简称美华公司）委托进行承揽加工，恒胜鑫泰公司负责办理出口事宜，将相关产品全部出口至缅甸，因此两公司的行为是承揽加工行为。2.涉案的220套摩托车散件是产品而非商品，不会进入中国市场，且属于美华公司所有。3.缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有HONDAKIT商标权，并担任美华公司的常务董事，美华公司委托恒胜集团公司加工生产摩托车散件，吴德孟昂授权恒胜集团公司在相应产品上贴附HONDAKIT商标，恒胜鑫泰公司代办相关报关出口事宜。

（二）两公司的行为未侵犯本田株式会社的涉案三商标。1.没有发挥识别作用的使用并非商标法第57条第二项规定的“使用”。2.涉案的220套摩托车散件不可能进入中国市场，不属于商标法意义上的商标使用，未破坏涉案商标的识别功能。3.被诉侵权行为不会导致中国境内相关公众混淆误认。被诉侵权商品为摩托车，出口目的国为跨境电子商务非常滞后的缅甸，回流至国内市场的可能性非常低，不具有造成国内相关公众混淆的可能性。

（三）对再审申请理由的回应。1.再审申请人列举的相关判决对本案不具有参考价值。（1）被诉侵权商品的数量及贴附商标的图样均依据境外委托加工方的要求而进行。（2）美华公司在缅甸有相应的商标权。（3）本案并不存在国内商标注册人在国外市场的注册情况及诉讼双方商品销往同一境外市场的事实。2.《关于对外贸易中商标管理的规定》第14条对违规的经营者规定了行政处罚条款，因此，若违反第10条的规定，承担的应当是行政责任，与是否构成商标侵权没有关联。3.关于相关公众的界定及接触可能性。（1）申请人所称的生产线上的工人、运输工人等主体不是消费者和经营者。（2）如果认为大量中国企业和个人出国旅游、经商，有可能在缅甸接触涉案产品，是相关公众，则相当于否定了商标的地域性。4.涉案定牌加工行为的特殊性及其影响。（1）涉外定牌加工贸易在我国经济、尤其是对外贸易中占有较大比重，同时目前全球经济形势下行，企业经营困难，我国企业廉价劳动力优势正在丧失，如果将涉外定牌加工界定为侵犯商标权，则增添了企业经营的负担。（2）境外的商标权属及侵权纠纷与涉外定牌加工无关。（3）在定作方所在国法治环境不佳的情况下，苛求国内的承担加工方尽到很高的审查义务并不现实。综上，请求驳回再审申请。

本田株式会社向一审法院起诉请求：（一）判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵犯本田株式会社注册商标专用权的行为；（二）判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司赔偿本田株式会社经济损失人民币300万元（含本田株式会社为制止侵行为支付的合理费用），恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司对该赔偿承担连带责任；（三）判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院认定，本田株式会社是一家专业生产摩托车等产品的大型跨国企业，于1988年5月30日经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准注册，取得第314940号注册商标HONDA，核定使用类别为第12类，核定使用商品包括飞机、船舶、车辆和其他运输工具等，该商标专用权期限经续展至2018年5月29日。于1998年8月14日经商标局核准注册，取得第1198975号注册商标，核定使用商品类别为第12类，核定使用商品包括车辆、陆用机动运载器、空用机动运载器、水用机动运载器、汽车、摩托车等，该商标专用权期限经续展至2018年8月13日。于1988年12月17日经商标局核准注册，取得第503699号注册商标核定使用商品类别为第12类，核定使用商品包括摩托车、拖拉机以及上述商品零部件等，该商标专用权期限经续展至2019年11月9日。恒胜集团公司系1998年9月29日登记注册的有限责任公司，恒胜鑫泰公司系2001年6月9日登记注册的有限责任公司，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的法定代表人均为万迅，系总公司和子公司关系。2016年6月30日昆明海关向本田株式会社发出《中华人民共和国昆明海关关于确认进出口货物知识产权状况的通知》（昆明海关知确字【2016】40号），告知本田株式会社2016年6月28日，昆明海关下属的瑞丽海关查获申报出口的一批摩托车，商标标识为“HONDAKIT”，数量为220辆，昆明海关认为该批货物可能涉嫌侵犯本田株式会社在海关总署备案的知识产权，要求本田株式会社于2016年7月3日前按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十四条的规定，向昆明海关提出采取知识产权海关保护措施的书面申请，并提交担保金壹拾万元。

2016年8月22日，瑞丽海关向本田株式会社发出《瑞丽海关关于侵权嫌疑货物调查结果通知书》（瑞关知调字【2016】2-1号），告知本田株式会社由恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司向瑞丽海关申报出口的标有“HONDAKIT标识的摩托车整车散件220辆，申报总价118360美元，目的地缅甸瑞丽海关经本田株式会社申请于2016年7月12日扣留上述货物，经查该批货物系由美华公司授权委托恒胜集团公司加工生产对于该批出口的摩托车是否构成侵权，海关难以认定。根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二十三条规定，本田株式会社可以就上述货物向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施，如海关自扣留上述货物之日起50个工作日内（即2016年9月20日前）未收到人民法院的协助通知，海关将依法放行上述货物。

2016年9月13日，本田株式会社向一审法院提起诉讼。

上述事实，由本田株式会社提交的瑞丽海关扣押仓库现场核对及现场照片、恒胜鑫泰公司与恒胜集团公司提交的美华公司销售合同、各方当事人的陈述等证据在案佐证。

一审法院认为本案的争议焦点是：1.恒胜鑫公司、恒胜集团公司的行为是否构成侵犯本田株式会社注册商标专用权，若构成，应否立即停止其侵权行为；2.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司应否连带赔偿本田株式会社经济损失300万元。

一审法院认为，本案系侵害商标权纠纷。本田株式会社的住所地在日本，故本案系涉外知识产权纠纷案件，依据《中华人民共和国涉外民事法律关系法律适用法》第五十条“知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律”的规定，本案中，请求保护地和法院地均在中国，故本案依法应当适用中华人民共和国法律。

首先，关于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为是否构成侵犯本田株式会社注册商标专用权，若构成，应否立即停止其侵权行为的问题。一审法院认为，本田株式会社于1998年分别取得核定使用在第12类商品上的涉案三商标，其权利依法应受保护。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产和销售的涉案摩托车头罩、发动机盖、左右两边的风挡、铭牌上使用“HONDAKIT文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司辩称其行为系受美华公司授权的定牌加工行为，但其提交的通过认证的证据不能形成完整的证据链条，无法确认其行为系受美华公司授权的定牌加工行为并且从其提交的经认证的证据来看，美华公司的授权商标图样中的“HONDAKIT文字及图形商标并未突出“HONDA”的文字部分，缩小KIT”的文字部分，而是同一大小字体的文字及图形恒胜鑫泰公司恒胜集团公司所贴附的图样也与美华公司的授权不符。因此，依据商标法第五十七条“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；”之规定，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在本田株式会社取得系列注册商标商标权的相同和类似的商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，其明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，其行为已经构成侵犯本田株式会社注册商标专用权，依法应当立即停止其侵权行为。

其次，关于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司应否连带赔偿本田株式会社经济损失300万元的问题。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为构成商标侵权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，依据商标法第六十三条的规定，本案中，双方未能提交证据证明本田株式会社的损失和恒胜鑫泰公司恒胜集团公司获得的利益，以及本田株式会社注册商标许可使用费的依据，故一审综合考虑本田株式会社注册商标的知名度，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的主观过错，侵权情节，获利的可能性及本田株式会社为制止侵权行为所支出的合理开支等因素，酌定由恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元。

综上所述，一审法院认为，本田株式会社主张的恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为构成侵犯其注册商标专用权，应立即停止其侵权行为，予以支持；主张恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司应赔偿本田株式会社经济损失人民币300万元，酌定予以支持。据此判决：（一）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵犯本田株式会社涉案三商标系列文字及图形注册商标专用权的行为；（二）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元；（三）驳回本田株式会社的其他诉讼请求。

恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司不服一审判决，向二审法院提起上诉，请求：1.撤销一审判决第一项和第二项，驳回本田株式会社的全部诉讼请求；2.本案一审、二审的诉讼费均由本田株式会社承担。

二审审理查明，一审法院认定的事实属实，二审予以确认。二审中，双方没有新证据提交，但对恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为是涉外定牌加工行为还是商品销售行为这一重要案件事实存在争议。

二审法院认为，归纳诉辩双方的观点，本案争议的焦点是：（一）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为是涉外定牌加工行为还是商品销售行为；（二）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司使用涉案图标的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为；（三）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉行为是否构成商标侵权、侵哪个商标权；（四）如果侵权成立，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的赔偿数额应当如何确定。

关于第一个争议焦点，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为不是商品销售行为而是涉外定牌加工行为。首先，根据恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司一审中提交的证据，恒胜鑫泰公司与美华公司于2016年4月3日签订的合同，名为《销售合同》，实为涉外定牌加工合同。经审查合同条款可知，合同明确约定了以下主要内容：买方订购的产品为：125CC MOTORCYCLE INSKD FORM，BRAND：HONDKIT（1255CC HONDKIT牌摩托车散件）；数量220套；单价538美元；总价118360美元；发运目的地缅甸；买方收货后质量异议期为30日。这些合同条款符合定牌加工的定做条件。其次，恒胜集团公司与恒胜鑫泰公司之间在涉案产品问题上并非销售关系，恒胜鑫泰公司系恒胜集团公司控股的子公司，负责为该批产品办理出口事宜，实际进行生产的是恒胜集团公司，作为法定代表人为同一人、住所地相同的关联公司，这样的安排属于恒胜集团内部的业务安排，美华公司明确知晓该情形，这从其给出的商标使用授权书便可知悉。第三，涉案承揽加工的产品全部交付定作方，不进入中国市场，中国境内的相关公众不可能接触到该批产品。第四，缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有涉案“HONDAKIT”注册商标权。一审中恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司向法庭提交了吴德孟昂在缅甸获得的商标登记相关权属证书，即《商标注册声明合同》。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司聘请云南省翻译工作者协会进行了翻译，获知缅甸公民吴德孟昂（ThetMonAung）已于2014年6月23日向缅甸曼德勒市合同文书登记处对“HONDAKIT商标进行注册登记并予以公示，该商标使用的商品类别是车辆等商品，可见，“HONDAKIT商标的注册人吴德孟昂已经履行了缅甸的商标登记制度的相关程序要求。第五，恒胜集团公司获得了缅甸公民吴德孟昂的商标使用授权。在美华公司及该公司常务董事吴德孟昂出具的《授权委托书》中载明，由美华公司委托恒胜集团公司加工生产涉案的摩托车散件，并贴附吴德孟昂作为权利人的“HONDAKIT”注册商标，商标（应当）贴附在发动机盖、左右档风及头罩等处。吴德孟昂系美华公司的常务董事，同时也是在2016年4月3日《销售合同》上缅甸方的合同签字人。这些事实足以认定其作为涉案商标权利人要求将“HONDAKIT”注册商标贴附在合同项下的产品上，也足以认定恒胜集团公司生产涉外定牌加工涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权。一审判决对《销售合同》《商标注册声明合同》《授权委托书》等四份在卷证据经审查后认为，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提交的这些证据不能形成完整的证据链条，无法确认恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为得到美华公司的授权。这是对证据的分析认证出现了失误，在此基础上认定恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为不是涉外定牌加工行为，而是商品销售行为，构成商标侵权，属于认定事实不清、适用法律错误，二审法院予以纠正。

关于第二个争议焦点，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”根据此定义，商标法在保护商标使用问题上的本意，是保护商标在商业活动中的识别性。以此含义推知，如果某种标识的使用不是在商业活动中用于识别商品的来源，自然不能满足商标法第五十七条第（二）项关于“使用”的前提性要求。考察本案情形，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸，不进入中国市场参与“商业活动”，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因而恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用，因此这并非商标法意义上的商标使用行为。

关于第三个争议焦点，涉外定牌加工通常是指国内生产商经国外合法商标权利人等合法授权进行生产，并将所生产的产品全部出口至该商标权人享有商标权的国家和地区的国际贸易模式。此种模式下的生产行为是否侵害中国国内相关商标权人的商标权，应根据个案的具体情况具体分析。在本案中，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为并不构成对本田株式会社涉案三商标的侵害。首先，从商标法的相关规定分析，商标法第五十七条对原商标法五十二条内容进行了修改，由五种行为增加至七种行为，并且将原第一款内容拆分为两项内容，即第一款为“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”；第二款为：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。可以看出“容易导致混淆”是新增的内容。根据该条规定，商标指示商品或服务的来源，使相关公众能够区分不同的经营者提供的商品或服务，使之不“容易导致混淆”，这是商标最核心的功能，也是商标的最基本价值。商标法保护商标的根本目的，就在于确保商标识别功能的实现；判断商标侵权与否的关键，就在于审查商标使用行为是否容易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆。只有容易引起相关公众对商品或服务来源产生混淆的使用行为，才可能发生近似商标使用行为侵害他人商标权的情况，离开这些条件和情形谈论商标侵权没有基础。其次，在本案中，220套摩托车散件均全部出口至缅甸，不进入中国市场销售，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因此不存在让中国境内的相关公众产生混淆的问题，没有损害本田株式会社的实际利益，即不具备构成商标侵权的基础要件。再次，商标权具有地域性（也即法域性）特征，在此语境下，我国商标法只能保护在我国依法注册的商标权，保护范围不能延伸到我国领域之外。本案涉及的220套贴牌加工的产品，其流通市场不在中国而在缅甸，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司将HONDAKIT中的HONDA部分的文字突出使用，是否容易导致缅甸国内的相关公众对商品来源产生混淆，这个问题不在我国商标法可以评判的范围之内关于第四个争议焦点，由于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为不构成侵权，就不存在赔偿损失问题。

综上所述，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的上诉理由成立，一审判决认定事实不清、适用法律错误，应依法纠正。据此判决：（一）撤销一审判决；（二）驳回本田株式会社的诉讼请求。

本院再审另查明，恒胜鑫泰公司与美华公司于2016年4月3日签订《销售合同》，销售被诉侵权商品，瑞丽海关于2016年6月28日查获被诉侵权商品。一、二审法院适用《中华人民共和国商标法》（2013年修正，以下简称商标法），各方当事人并无异议。被诉侵权商品

本院认为，本案争议的焦点问题是关于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为性质认定问题，即：1.是否属于涉外定牌加工行为；2.是否构成商标使用行为；3.是否构成商标侵权。

（一）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为是否属于涉外定牌加工。根据一审、二审查明的事实，二审法院认定恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为属于涉外定牌加工，并进行了深入分析，认定事实清楚，本院予以确认。

（二）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为是否构成商标使用行为。商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。

商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。二审法院认定，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸，不进入中国市场参与“商业活动”，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因而恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用，因此这并非商标法意义上的商标使用行为。二审认定事实及适用法律均有错误，本院予以纠正。

（三）恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为是否构成商标侵权。商标法第五十七条第二项规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：…（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看，商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件前述商标法规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。

本案中，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。如前所述，被诉侵权行为构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆。

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临着经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂，各国贸易政策冲突多变的形势，人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，强化知识产权创造、保护、运用，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境，大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。自改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决，也在不断变化和深化。归根结底，通过司法解决纠纷，在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则，这是必须加以澄清和强调的问题。

恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司主张，恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权，因此不构成侵权。对此，应予指出，商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由因此，二审法院认为“恒胜集团公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权”，适用法律错误，本院予以纠正。

综上，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为构成侵害本田株式会社请求保护的涉案三个商标的注册商标专用权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任一审综合考虑本田株式会社涉案三商标的知名度，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的主观过错、侵权情节、获利的可能性及本田株式会社为制止侵权行为所支出的合理开支等因素，酌定由恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元，本田株式会社并未提起上诉亦未在申请再审中对此提出异议，本院予以维持。

综上所述，二审判决有关恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为不构成侵权的认定错误，本田株式会社再审申请的理由部分成立，予以支持。依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第二项，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：

一、撤销云南省高级人民法院（2017）云民终800号民事判决；

二、维持云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院（2016）云31民初52号民事判决。

一审案件受理费人民币30800元，由本田技研工业株式会社负担10000元；由重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司共同负担20800元。一审案件保全费人民币5000元，由重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司负担。二审案件受理费人民币4500元，由重庆恒胜鑫泰贸易有限公司重庆恒胜集团有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长  林广海

审判员  秦元明

审判员  马秀荣

二〇一九年九月二十三日

法官助理  刘海珠

书记员  张晨祎

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